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Enregistrements de la PI : le transfert critique de la propriété intellectuelle
S'il peut être tentant de considérer un portefeuille de propriété intellectuelle comme un actif qui prend soin de lui-même, la réalité n'est pas si simple. Les frais, les procédures et les documents requis varient d'un pays à l'autre. De plus, si un changement de nom de société ou une fusion/acquisition (M&A) a lieu et que l'événement n'est pas correctement enregistré dans tous les pays où la propriété de la propriété intellectuelle est revendiquée, il ne sera pas possible de prendre des mesures contre les contrevenants potentiels.
La gestion du processus d'enregistrement de la PI nécessite une connaissance approfondie de toutes les réglementations, calendriers et frais locaux pertinents. Des agents locaux de propriété intellectuelle doivent être identifiés, embauchés et supervisés dans chaque juridiction – et si le portefeuille de propriété intellectuelle comprend de nombreux pays, cela peut rendre la gestion interne du processus extrêmement chronophage. Imaginez une coordination avec plus de 100 agents de brevets différents si vous avez besoin d'enregistrer un changement de propriétaire pour un brevet PCT.
Morningside a mis en place un système avec un réseau mondial d'agents de brevets fiables qui peuvent enregistrer le changement de propriété des brevets et des marques partout dans le monde. Nous avons l'expérience et les relations nécessaires pour rationaliser le processus et réduire considérablement votre charge administrative. La consolidation du processus d'enregistrement par l'intermédiaire d'un seul fournisseur permet également à votre entreprise de bénéficier de remises sur volume et d'économiser sur les frais dans la mesure du possible.
Dans cet esprit, nous aimerions partager quelques informations utiles pour que votre projet d'enregistrement se déroule le mieux possible.
Planification d'un projet d'enregistrement
- Un formulaire de cession doit inclure une liste répertoriant tous les brevets connexes qui sont également cédés. Assurez-vous d'inclure l'intégralité du portefeuille transféré, y compris tous les brevets en phase nationale basés sur une demande PCT et les états de validation des brevets européens.
- Consolidez vos projets de cession : de nombreux offices régionaux des brevets proposent des tarifs réduits pour les demandes groupées de modification dans une seule juridiction, à condition que les parties cédantes soient identiques.
- Certaines juridictions exigent divers degrés de légalisation du formulaire de cession. Celles-ci doivent être identifiées et leurs formes hiérarchisées pour éviter les retards du projet.
- Dans de nombreux cas, les exigences de traduction et de certification des affectations peuvent être évitées en demandant à l'agent de préparer une nouvelle affectation la mieux adaptée aux exigences de la juridiction.
Un enregistrement dans une juridiction peut aller très loin
- Lors du transfert de propriété au cours de la phase PCT internationale, il est toujours préférable d'enregistrer le changement pour la demande PCT avant l'entrée dans la phase nationale. Le déposant mis à jour sera automatiquement reconnu par les offices nationaux des brevets suivants.
- L'enregistrement d'attribution OEB peut également être utilisé dans certains états de validation. Par conséquent, si un changement de titulaire se produit au cours de l'instruction d'une demande de brevet européen, il est préférable de l'enregistrer auprès de l'OEB avant la délivrance de ce brevet. Remarque : dans certains États utilisant le brevet européen, la modification prendra effet automatiquement sur la base du formulaire EPO 2544.
- Dans certains cas, une cession enregistrée auprès de l'USPTO peut être utilisée pour enregistrer la cession dans d'autres juridictions (un exemple est le Canada).
Construire des devoirs
- Chaque document de cession doit correspondre exactement aux détails du demandeur/breveté tels qu'ils figurent dans l'enregistrement du brevet, y compris leur adresse.
- Certaines juridictions exigent que le formulaire de cession mentionne une somme d'argent à titre de contrepartie. La somme pourrait être aussi faible que 1,00 $ US. Par exemple, le formulaire peut contenir un texte tel que : "En contrepartie de la somme de 1,00 USD (dont la réception est accusée par la présente), le cédant transfère par la présente au cessionnaire tous les droits sur le brevet". L'ajout de cette section au devoir peut vous éviter d'avoir à exécuter des formulaires mis à jour ultérieurement.
- Dans certains cas, plusieurs changements doivent être enregistrés en raison de plusieurs changements de propriétaire. Si cela se produit, il est important de s'assurer que toute la chaîne de propriété est enregistrée. Cela garantira que le droit au brevet ne sera pas contesté par un tiers.
Signature intelligente
- Il est préférable que tous les formulaires soient prêts et exécutés (signés) par tous les signataires requis en même temps lors d'une seule réunion.
- Certaines juridictions exigent un accord de cession original, alors assurez-vous d'imprimer et de signer plusieurs copies de ce document en même temps. Cela garantira que vous disposez de plusieurs copies papier originales à transmettre aux juridictions nécessaires. Obtenir des formulaires supplémentaires signés plus tard, après la fusion et l'acquisition, peut être difficile, voire impossible, car le cessionnaire d'origine peut ne plus être disponible ou ne plus être autorisé à signer.
Rendre un processus compliqué aussi simple que possible
La préparation d'un portefeuille de propriété intellectuelle et son transfert, aussi complexes soient-ils, ne doivent pas être un cauchemar. Avec une planification réfléchie et avec la bonne équipe, le processus d'enregistrement peut être exécuté avec succès de manière efficace, rentable et rapide.