IP 녹음: 특허 양도를 효과적으로 기록하는 방법

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IP 포트폴리오를 스스로 관리하는 자산으로 생각하는 것이 유혹적일 수 있지만, 현실은 그렇게 간단하지 않습니다. 권리가 유효하고 집행 가능한 상태를 유지하려면 IP 기록을 관련 특허 및 상표 사무소에 제출해야 하며, 일부 사무소는 공개적으로 액세스 가능한 특허 양도 데이터베이스에 해당 업데이트를 기록합니다.

회사 이름이나 주소의 간단한 변경에서 주요 합병이나 인수에 이르기까지 많은 기업 변경은 IP 기록을 유효하고 효력을 유지하기 위해 업데이트해야 합니다. 그러나 이러한 기록을 업데이트하는 것은 들리는 것만큼 간단한 일이 아니며, 특히 글로벌 포트폴리오 보유자의 경우 IP 기록 에 대한 수수료, 절차, 마감일 및 필요한 문서가 국가마다 다르기 때문입니다.

이전에 우리는 상표 기록 업데이트에 초점을 맞춘 IP 기록 프로세스를 다루었습니다. 여기에서는 특허청 데이터베이스에 보관된 기록을 업데이트하기 위한 요구 사항에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

글로벌 특허 양도 데이터베이스가 있나요?

특허 기록 프로세스를 관리하는 것이 매우 복잡하고 시간이 많이 걸리는 이유 중 하나는 단일 IP 기록 프로세스나 글로벌 특허 양도 데이터베이스가 없기 때문입니다. 대신, 특허 양도 및 기록 프로젝트를 성공적으로 완료하려면 모든 관련 지역 규정, 일정 및 수수료에 대한 포괄적인 지식이 필요합니다. 여기에는 사용 가능한 공개적으로 액세스 가능한 특허 양도 데이터베이스도 포함됩니다.

관할권마다 절차와 형식이 크게 다릅니다. 비교적 간단한 온라인 시스템에서부터 제출 전에 위임장 발급을 포함하여 문서를 공증하고 합법화해야 하는 필요성까지 다양합니다. 예를 들어, 많은 국가 특허청은 절차의 일부로 원본 특허 문서(공증 여부와 관계 없음), 스캔하여 공증한 사본 또는 공증하고 아포스티유한 사본을 제출하도록 요청하고 양도에 필요한 언어를 규정합니다. 유럽 특허청(EPO) 및 미국 특허 및 상표청(USPTO)과 같은 다른 기관은 스캔한 사본만 요구합니다(USPTO는 검색 가능한 특허 양도 데이터베이스에 미국 특허 양도(소유권) 변경 사항도 게시합니다) .

많은 국가 특허 및 상표청도 현지 IP 에이전트의 참여를 규정하고 있기 때문에 각 관할권에서 변호사 회사를 식별, 고용 및 감독해야 합니다. IP 포트폴리오가 여러 국가를 포괄하는 경우 이것만으로도 사내에서 프로세스를 관리하는 것이 부담스럽고 비용이 많이 들 수 있습니다. 예를 들어, 특허 협력 조약(PCT) 특허에 대한 소유권 변경을 기록하려면 100명 이상의 특허 에이전트와 협력해야 할 수 있습니다.

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특허 녹음 계획하고 실행하는 방법

아래 체크리스트를 활용해 특허 기록 프로젝트가 최대한 순조롭게 진행되도록 하세요.

기록 프로젝트를 효과적으로 계획하세요:

데이터 준비: 특허 양도 양식에는 양도되는 모든 관련 특허를 나열한 일정이 포함되어야 합니다. PCT 신청에 따른 모든 국가 단계 특허와 유럽 특허(EP) 권리에 대한 EP 검증 상태를 포함하여 양도되는 전체 포트폴리오를 포함해야 합니다.
특허 양도 프로젝트를 통합하세요. 데이터베이스 업데이트를 용이하게 하기 위해 많은 지역 특허청에서는 양도 당사자가 동일한 한 단일 관할권 내 대량 변경 요청에 대해 할인된 요금을 제공합니다.
형식적 절차의 우선 순위 지정: 앞서 언급했듯이, 일부 관할권에서는 특허 양도 양식의 다양한 수준의 합법화를 요구합니다. 프로젝트 지연을 피하기 위해 이를 식별하고 양식의 우선 순위를 지정해야 합니다.
현지 관할권에 맞게 조정하세요. 많은 경우, 에이전트가 관할권 요건에 가장 적합한 새로운 과제를 준비하도록 하면 과제 번역 및 인증 요구 사항을 피할 수 있습니다.

개별 과제의 효율성을 극대화하기 위해 타이밍과 도달 범위를 고려하세요.

PCT: 국제 PCT 단계에서 소유권을 이전할 때는 항상 국가 단계 진입 전에 PCT 출원에 대한 변경 사항을 기록하는 것이 가장 좋습니다. 업데이트된 출원인은 자동으로 인식되어 후속 국가 특허청의 특허 데이터베이스에 기록됩니다.
EP: EPO 양도 기록은 일부 검증 주에서도 사용될 수 있습니다. 따라서 EP 신청을 진행하는 동안 소유권이 변경된 경우 해당 특허를 부여하기 전에 EPO에 기록하는 것이 가장 좋습니다. 참고: 일부 EP 주에서는 EPO 양식 2544에 따라 변경 사항이 자동으로 적용됩니다.
미국: 어떤 경우에는 USPTO에 기록된 양도를 사용하여 다른 관할권에서 양도를 기록할 수 있습니다(예: 캐나다).

제출 전에 특허 양도 문서를 확인하고 다시 한 번 확인하세요.

정확성이 핵심입니다. 각 양도 문서는 특허 등록에 나열된 출원인/특허권자의 세부 정보와 주소를 포함하여 정확히 일치해야 합니다.
모든 상자에 체크 표시: 일부 관할권에서는 양도 양식에 형식적인 대가로 금전적 금액을 언급하도록 요구합니다(금액은 1달러 정도로 낮을 수 있음). 예를 들어, 양식에는 다음과 같은 텍스트가 포함될 수 있습니다. "1달러의 금액(수령은 여기에 인정됨)을 고려하여 양도인은 특허에 대한 모든 권리를 양도인에게 양도합니다." 이 섹션을 양도에 추가하면 나중에 업데이트된 양식을 실행하는 데 시간을 절약할 수 있습니다.
소유권 계통이 명확한지 확인하세요. 어떤 경우에는 소유권의 여러 변경 사항을 반영하기 위해 여러 변경 사항을 기록해야 할 수도 있습니다. 그런 경우 소유권 계통 전체를 기록하는 것이 중요합니다.

'스마트' 서명 관행으로 수요를 최소화하세요:

대량 서명을 위한 문서 수집: 모든 양식을 준비한 다음 단일 회의에서 모든 서명자가 동시에 실행(서명)하는 것이 가장 좋습니다.
올바른 수의 문서가 있는지 확인하세요. 일부 관할권에서는 원본 양도 계약서를 요구하므로 이 문서의 사본을 여러 부 인쇄하여 서명하여 여러 개의 원본 하드 카피를 손에 넣어 두세요. 나중에 서명한 추가 양식(특히 M&A 이후)의 서명을 정리하는 것은 원래 양수인이 더 이상 이용 가능하지 않거나 서명할 자격이 없을 수 있으므로 어렵거나 불가능할 수 있습니다.

복잡한 프로세스를 가능한 한 단순하게 만드는 방법

특허 데이터를 유지 관리하거나 업데이트하는 것은 본질적으로 복잡하지만 귀하와 귀하의 팀에 부담이 될 필요는 없습니다. 신중한 계획과 적절한 지원을 통해 특허 기록 프로세스를 효율적이고 비용 효율적이며 시기적절하게 성공적으로 실행할 수 있습니다.

Questel이 각 관할권 및 데이터베이스에서 귀하의 특허권을 업데이트하도록 지원하는 방법을 포함하여 특허 양도 프로세스에 대해 자세히 알아보려면 해당 분야 전문가에게 문의하세요.