Comment protéger vos droits de propriété intellectuelle lors de l'externalisation

L'externalisation est un phénomène bien établi dans l'économie mondiale d'aujourd'hui. Bien qu'initialement associée aux grandes entreprises multinationales, l'externalisation se développe aujourd'hui également parmi les petites et moyennes entreprises. Les principales motivations de l'externalisation comprennent la réduction des coûts, la résolution des problèmes de capacité et le maintien d'une concentration sur l'activité principale. D'un autre côté, l'externalisation soulève une question cruciale : comment protéger mes droits de propriété intellectuelle (DPI) – à la fois pour la PI existante et toute nouvelle PI qui pourrait être créée ? Dans cet article de blog, nous examinons de plus près comment gérer les risques potentiels liés aux DPI sans perdre les avantages que l'externalisation peut apporter à votre entreprise et à vos résultats.

Déterminez votre stratégie de PI

Avant de sauter dans le train de l'externalisation, vous devriez faire un inventaire de la propriété intellectuelle qui sera probablement exposée. Si vous avez conclu des accords de licence avec des tiers, assurez-vous que vous êtes libre de partager la propriété intellectuelle requise avec votre sous-traitant. Le cas échéant, renforcez votre portefeuille de propriété intellectuelle en enregistrant et en déposant des brevets , des marques et des droits d'auteur – non seulement dans votre propre pays, mais également dans les pays où l'externalisation aurait lieu.

Vous devriez également envisager de définir une portée initiale des travaux d'externalisation qui n'expose pas votre propriété intellectuelle principale. Une fois que vous avez établi une bonne relation de travail avec un fournisseur d'externalisation, vous pouvez étendre la portée avec une plus grande confiance que vos brevets critiques pour l'entreprise seront en sécurité.

Intégrez la propriété intellectuelle à votre devoir de diligence 

Trouver le bon partenaire pour externaliser une partie de votre activité est un processus long et ardu. Assurez-vous de faire de la propriété intellectuelle une partie importante de votre diligence, à plusieurs niveaux.

Commencez par les pays cibles eux-mêmes. Le respect des droits de propriété intellectuelle varie d'un pays à l'autre et vous devriez envisager d'éviter l'externalisation vers des pays où les lois sur la propriété intellectuelle sont faibles ou mal appliquées. Deux sites Web sur lesquels vous pouvez recueillir des informations pertinentes sont l' International PI Index et Country IPR Toolkits , tous deux gérés par la Chambre de commerce des États-Unis.

En ce qui concerne les fournisseurs, vous devez vous assurer qu'ils disposent de procédures bien établies et d'une infrastructure de sécurité pour protéger les données sensibles. Assurez-vous qu'ils effectuent des vérifications approfondies des antécédents de leurs employés et les forment correctement sur les DPI. Tout en vérifiant leurs références, explorez leurs antécédents en matière de respect et de protection de la propriété intellectuelle. Vérifiez qu'ils ont une assurance qui les couvrira pour tout dommage que vous pourriez subir si votre propriété intellectuelle (y compris vos secrets commerciaux) est compromise.

Principaux problèmes de propriété intellectuelle pour les accords d'externalisation

Lors de la rédaction de l'accord d'externalisation, un certain nombre de questions liées à la propriété intellectuelle doivent faire l'objet d'une attention particulière. Par exemple, l'accord doit contenir des clauses complètes et exécutoires de non-divulgation et de non-concurrence. Ces problèmes sont particulièrement importants lorsque votre propriété intellectuelle comprend des secrets commerciaux.

La propriété de la PI est également une question cruciale. Non seulement elle doit être parfaitement claire, mais il doit également être clair à qui appartient toute nouvelle propriété intellectuelle pouvant être créée lors de l'externalisation. La propriété intellectuelle nouvellement créée est généralement définie comme des « travaux contre rémunération » qui appartiennent à l'entreprise qui paie pour le travail. Mais il n'est pas rare que les accords d'externalisation incluent des options d'octroi de licences mutuelles pour la nouvelle propriété intellectuelle. C'est bien beau, tant que c'est clairement énoncé et compris de la même manière par les deux parties.

Conseil : organisez et classez tous les contrats et accords liés à la propriété intellectuelle pour une référence ultérieure facile, juste au cas où des conflits de propriété intellectuelle surviendraient.

Établir des communications claires

Une mauvaise communication est la première raison de l'échec d'un projet d'externalisation. Les barrières linguistiques et les malentendus interculturels peuvent saper le développement de la confiance qui est essentielle pour une relation de travail fructueuse en général et pour la protection des DPI en particulier. Tous les efforts investis dans l'établissement de communications solides dans une relation de travail multilingue et multiculturelle contribueront grandement à garantir des résultats fructueux.