4 enjeux majeurs de la propriété intellectuelle dans les fusions et acquisitions

Les opérations de fusions et acquisitions (F&A) présentent de nombreux défis pour les acquéreurs et les vendeurs, notamment en matière de propriété intellectuelle (PI). La valeur des actifs de PI pouvant être un facteur déterminant dans la réalisation d'une transaction, se préparer à ces éventuelles problématiques de F&A en amont peut simplifier le processus pour les deux parties.

Qu'il s'agisse de documents manquants ou d'erreurs dans les données de propriété intellectuelle, la propriété intellectuelle peut avoir un impact significatif sur la fluidité du processus de fusion-acquisition, ainsi que sur la valeur du portefeuille de propriété intellectuelle. Grâce à une planification et des ressources efficaces, l'acheteur et le vendeur peuvent anticiper les problèmes potentiels liés aux fusions-acquisitions et se préparer en conséquence.

2. Propriété intellectuelle

Lorsqu'un vendeur revendique la propriété d'un actif de propriété intellectuelle, il doit fournir des déclarations et garanties à l'acheteur dans le contrat de cession. Dans le cadre d'opérations de fusions-acquisitions, cela peut poser problème si le vendeur a faussement déclaré sa propriété d'un actif de propriété intellectuelle ou si une erreur est présente dans le dossier. Par exemple, si un tiers détient une partie de l'actif de propriété intellectuelle, si le vendeur a concédé l'actif sous licence à un tiers ou si l'actif de propriété intellectuelle n'a pas été mis à jour suite à un changement d'activité ( comme un changement de nom ).

Le vendeur devra également s'assurer que la responsabilité des déclarations et garanties est effectivement transférée à l'acheteur lors de la cession, afin qu'aucune réclamation ne puisse être formulée contre lui après la vente. Afin de limiter les risques, les deux parties chercheront à conclure un accord définitif garantissant leur protection en cas de fausses déclarations ou de réclamations.

3. Litiges de propriété intellectuelle ouverts ou potentiels

Une évaluation détaillée des litiges en cours ou potentiels est nécessaire en cas de litiges de propriété intellectuelle susceptibles d'avoir un impact financier significatif sur l'acheteur et/ou le vendeur suite à un accord de transfert. L'acheteur s'efforcera de découvrir toute réclamation résolue, non résolue ou potentielle et de limiter ses obligations à ces réclamations . Les réclamations de propriété intellectuelle ont un impact significatif sur la valeur d'une acquisition. De plus, d'autres réclamations, telles que celles relatives à la protection des données et à la confidentialité, peuvent avoir un impact similaire et doivent être prises en compte lors de la due diligence.

Bien que le risque financier pour l'acheteur puisse être atténué par un accord post-clôture, le vendeur cherchera généralement à y inclure des conditions définitives. Cela peut poser problème : l'acheteur doit évaluer l'impact potentiel d'éventuelles réclamations de propriété intellectuelle sur ses activités futures, et le vendeur peut être amené à réduire son prix ou à en détenir une partie en cas de réclamations en cours ou futures. Les deux parties doivent évaluer et anticiper les réclamations de propriété intellectuelle et en négocier la valeur dans le cadre de l'accord d'acquisition.

4. Gestion du transfert des actifs de propriété intellectuelle

Les délais, la documentation et les exigences de traduction variant selon la juridiction, le processus de transfert de propriété intellectuelle présente de nombreux défis potentiels. Une planification préalable sera donc essentielle à la réussite.

Dans certains pays, les changements de propriété doivent être enregistrés dans un délai précis après un transfert d'actifs. Le non-respect de ces délais peut avoir de graves conséquences sur vos actifs, notamment vous exposer au risque de perdre les droits associés. De même, dans certains pays, tous les changements de propriété de « marques similaires » résultant d'une fusion ou d'une acquisition doivent être enregistrés simultanément. Il est donc interdit de procéder par étapes. Il est donc essentiel de connaître les exigences de chaque pays et d'établir les priorités en conséquence.

La gestion des coûts est tout aussi cruciale, car la traduction et/ou la légalisation de documents dans chaque juridiction peut s'avérer extrêmement coûteuse. Bien que ces coûts soient inévitables, il est important d'en tenir compte dès le début d'un projet de mission, car leur non-respect peut grever une part importante de votre budget.