Enregistrements de PI : comment enregistrer efficacement les cessions de brevets

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Il peut être tentant de considérer un portefeuille de propriété intellectuelle comme un actif qui se gère tout seul, mais la réalité n’est pas aussi simple. Pour garantir la validité et l’applicabilité des droits, les enregistrements de propriété intellectuelle doivent être déposés auprès des offices des brevets et des marques compétents, certains d’entre eux enregistrant ces mises à jour dans une base de données de cession de brevets accessible au public.

Qu'il s'agisse d'un simple changement de nom ou d'adresse d'entreprise ou d'une fusion ou acquisition majeure, de nombreux changements au sein d'une entreprise nécessitent la mise à jour des enregistrements de propriété intellectuelle pour les maintenir valides et en vigueur. Cependant, la mise à jour de ces enregistrements est rarement aussi simple qu'il y paraît, en particulier pour les détenteurs de portefeuilles mondiaux, les frais, les procédures, les délais et les documents requis pour les enregistrements de propriété intellectuelle variant d'un pays à l'autre.

Nous avons précédemment abordé le processus d’enregistrement de propriété intellectuelle en mettant l’accent sur la mise à jour des enregistrements de marques ; ici, nous examinerons plus en détail les exigences de mise à jour des enregistrements détenus dans les bases de données des offices de brevets.

Existe-t-il une base de données mondiale sur la cession des brevets ?

La gestion du processus d’enregistrement des brevets est si complexe et chronophage en partie parce qu’il n’existe pas de processus unique d’enregistrement de PI ni de base de données mondiale de cession de brevets. Au contraire, la réussite des projets de cession et d’enregistrement de brevets nécessite une connaissance approfondie de toutes les réglementations, calendriers et frais locaux pertinents, y compris de toute base de données de cession de brevets accessible au public.

Les procédures et formalités varient considérablement d'une juridiction à l'autre, depuis des systèmes en ligne relativement simples jusqu'à la nécessité de notariser et de légaliser des documents, y compris la délivrance de procurations, avant leur soumission. Par exemple, de nombreux offices nationaux de brevets demandent la soumission des documents de brevet originaux (avec ou sans notarisation), des copies numérisées et notariées, ou des copies notariées et apostillées dans le cadre du processus et stipulent la langue requise pour la cession. D'autres, comme l'Office européen des brevets (OEB) et l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), n'exigent que des copies numérisées (l'USPTO publie également les changements de cession (propriété) de brevets américains dans une base de données consultable sur les cessions de brevets) .

Comme de nombreux offices nationaux de brevets et de marques exigent également l’intervention d’agents locaux de propriété intellectuelle, des cabinets d’avocats doivent être identifiés, embauchés et supervisés dans chaque juridiction. Si le portefeuille de propriété intellectuelle couvre plusieurs pays, cela peut à lui seul rendre la gestion du processus en interne fastidieuse et coûteuse. Par exemple, l’enregistrement d’un changement de propriétaire pour un brevet du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) peut nécessiter la coordination de plus de 100 agents de brevets.

Vous recherchez une solution simplifiée ?

De nombreux propriétaires de PI choisissent de confier leurs projets d'enregistrement de PI à des spécialistes tels que Questel. Nous disposons de l'expérience, des relations et des outils nécessaires pour rationaliser le processus et réduire considérablement votre charge administrative, notamment un réseau mondial d'agents de brevets et de marques fiables qui aident nos clients à enregistrer les modifications dans les bases de données de brevets et de marques partout dans le monde.

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Comment planifier et exécuter les Disques de brevets

Assurez-vous que vos projets d’enregistrement de brevets se déroulent le plus facilement possible à l’aide de notre liste de contrôle ci-dessous.

Planifiez efficacement vos projets d’enregistrement :

Préparez vos données : les formulaires de cession de brevets doivent inclure un calendrier répertoriant tous les brevets concernés qui sont cédés. Assurez-vous d'inclure l'intégralité du portefeuille transféré, y compris tous les brevets en phase nationale basés sur une demande PCT et les États de validation EP pour les droits de brevet européen (EP).
Consolidez vos projets de cession de brevets : pour faciliter les mises à jour de la base de données, de nombreux offices de brevets régionaux proposent des tarifs réduits pour les demandes groupées de modification dans une seule juridiction, à condition que les parties cédantes soient identiques.
Prioriser les formalités : Comme mentionné précédemment, certaines juridictions exigent divers degrés de légalisation des formulaires de cession de brevet. Ceux-ci doivent être identifiés et leurs formes doivent être hiérarchisées pour éviter les retards de projet.
Adaptez-vous aux juridictions locales : Dans de nombreux cas, les exigences de traduction et de certification des missions peuvent être évitées en demandant à votre agent de préparer une nouvelle mission la mieux adaptée aux exigences de la juridiction.

Tenez compte du timing et de la portée pour maximiser les tâches individuelles :

PCT : lors d'un transfert de propriété au cours de la phase internationale PCT, il est toujours préférable d'enregistrer le changement pour la demande PCT avant l'entrée en phase nationale. Le nouveau demandeur sera automatiquement reconnu et enregistré dans la base de données des brevets des offices nationaux de brevets suivants.
EP : L'enregistrement de cession auprès de l'OEB peut également être utilisé dans certains États de validation. Par conséquent, si un changement de titulaire intervient pendant le traitement d'une demande EP, il est préférable de l'enregistrer auprès de l'OEB avant la délivrance de ce brevet. Remarque : dans certains États EP, le changement prendra effet automatiquement sur la base du formulaire OEB 2544.
États-Unis : Dans certains cas, une cession enregistrée auprès de l'USPTO peut être utilisée pour enregistrer la cession dans d'autres juridictions (le Canada en est un exemple).

Vérifiez et revérifiez les documents de cession de brevet avant de les soumettre :

L'exactitude est essentielle : chaque document de cession doit correspondre exactement aux détails du demandeur/titulaire du brevet tels qu'ils figurent dans l'enregistrement du brevet, y compris son adresse.
Cochez toutes les cases : Certaines juridictions exigent que le formulaire de cession mentionne une somme d'argent à titre de formalité (la somme peut être aussi basse que 1 $ US). Par exemple, le formulaire peut contenir un texte tel que : « En contrepartie de la somme de 1 $ US (dont la réception est par la présente reconnue), le cédant transfère par la présente au cessionnaire tous les droits sur le brevet. » L'ajout de cette section à la cession peut vous faire gagner du temps lors de l'exécution ultérieure de formulaires mis à jour.
Assurez-vous que la chaîne de propriété est claire : dans certains cas, il peut être nécessaire d'enregistrer plusieurs modifications pour refléter plusieurs changements de propriété. Si cela se produit, il est important de s'assurer que l'intégralité de la chaîne de propriété est enregistrée.

Minimisez les exigences grâce à des pratiques de signature « intelligentes » :

Collectez les documents pour une signature groupée : il est préférable que tous les formulaires soient prêts, puis exécutés (signés) par tous les signataires requis en même temps lors d'une seule réunion.
Assurez-vous d'avoir le nombre de documents requis : certaines juridictions exigent un accord de cession original. Imprimez et faites signer plusieurs copies de ce document pour vous assurer d'avoir plusieurs copies papier originales à portée de main. L'organisation de la signature de formulaires supplémentaires signés ultérieurement (en particulier après une fusion-acquisition) peut s'avérer difficile, voire impossible, car le cessionnaire initial peut ne plus être disponible ou autorisé à signer.

Comment rendre un processus compliqué aussi simple que possible

La gestion ou la mise à jour des données de brevets, bien que complexe par nature, ne doit pas être un fardeau pour vous et votre équipe. Avec une planification réfléchie et le soutien approprié, le processus d'enregistrement des brevets peut être exécuté avec succès de manière efficace, rentable et rapide.

Contactez nos experts en la matière pour en savoir plus sur le processus de cession de brevets, notamment sur la manière dont Questel peut vous aider à mettre à jour vos droits de brevet dans chaque juridiction et base de données.